Использование без согласия патентообладателя лишь
отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, не
нарушает исключительное право патентообладателя.
Судебная практика
Общество обратилось в арбитражный суд с иском к
компании о признании ряда устройств контрафактными, об обязании компании
прекратить их изготовление, применение, предложение к продаже, продажу, иное
введение в гражданский оборот или хранение для этих целей, о взыскании с компании
компенсации.
Решением суда первой инстанции, оставленным без
изменения постановлениями суда апелляционной инстанции и Суда по
интеллектуальным правам, исковые требования удовлетворены в отношении части
устройств, в отношении других устройств - в удовлетворении иска отказано.
Судебная коллегия Верховного Суда РФ отменила
названные судебные акты и направила дело на новое рассмотрение в суд первой
инстанции по следующим основаниями (№ 309-ЭС19-26352).
Вывод суда первой инстанции, с которым согласился суд
апелляционной инстанции, о доказанности использования в продуктах ответчика
технических решений, описанных в формуле к полезной модели по патенту общества,
что послужило основанием для удовлетворения иска, и вывод суда кассационной
инстанции о подтверждении материалами дела факта использования существенного
признака формулы полезной модели по патенту общества в изделиях компании
основаны на неправильном толковании приведенных норм материального права.
В силу абзаца третьего п. 3 ст. 1358 ГК РФ при
установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы
изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 1354
ГК РФ, согласно которому охрана интеллектуальных прав на изобретение или
полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом
содержащейся в патенте формулой изобретения или, соответственно, полезной
модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут
использоваться описание и чертежи.
Формула полезной модели предназначается для
определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом. Независимый пункт
формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее
признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в
виде логического определения объекта полезной модели. Зависимый пункт формулы
полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков
полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими
полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования (п. 9.8 Административного
регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,
патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок
на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном
порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 года
№ 326, действовавшего на дату приоритета патентов).
Действительно, как следует из внесудебного заключения,
экспертом исследовано использование каждого признака полезной модели,
приведенного в независимом пункте содержащейся в патенте общества формулы, в
изделии ответчика по нотариальному протоколу осмотра фотографий и описания
изделия и установлено, что все признаки независимого пункта формулы полезной
модели по патенту общества использованы в изделии компании.
Между тем из судебных актов и материалов дела
усматривается, что вследствие внесения изменений в формулу полезной модели
новый патент общества содержит дополнительный признак.
В силу п. 3 ст. 1358 ГК РФ для определения того,
использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех
признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и
в противопоставленном продукте (решении).
Использование без согласия патентообладателя лишь
отдельных признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте,
исключительное право патентообладателя не нарушает (п. 123 постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации»).
Однако суды, разрешая спор, не исследовали вопросы о
том, каким образом внесенные в формулу полезной модели изменения влияют на
объем правовой охраны полезной модели, предоставленной патентом общества, а
также содержится ли в продуктах компании каждый признак полезной модели,
приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте общества формулы, что
являлось юридически значимым для установления факта нарушения исключительных
прав общества.
Поскольку судами не установлен объем правовой охраны
полезной модели, предоставляемой патентом общества, оснований для
удовлетворения иска в обжалуемой части не имелось.